特許に関するQ&A of 伊藤吉田国際特許事務所

Q1 特許出願に必要な書類は何があるのですか

A1
特許出願には

  •   願書     :出願人の名称・住所、発明者等を記載した書面
  •   明細書    :発明の内容を記載した書面
  •   特許請求の範囲:発明の権利範囲を表した書面
  •   必要な図面  :明細書と共に発明の内容を表す図面
  •   要約書    :発明の概要を記した書面

の5書類が必要です。


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Q2 単なるアイデアだけで特許になるでしょうか

A2 単なるアイデアでも、特許になる場合があります。大雑把にいえば、発明が実現できる程度に、明細書に記載があれば特許の対象となり得ます。一方、実現するための手法が不明なものは、単なる願望とみなされる場合もあり、特許の対象とならないこともあります。

その発明が実現できる程度にまで説明できるかどうか、今一度考えてみることをおすすめします。例えば、これまで塩酸で酸化してた化学プロセスを、酢酸で酸化するプロセスに変える場合などは、単なるアイデアでも特許の対象となる場合もあり得ます。
ただし、出来れば、実験データを数多く挙げて、データによる裏付けがある方が特許の可能性は高くなるでしょう。


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Q3 特許請求の範囲、請求項について教えてください

A3 特許権は、ある技術を独占排他的に実施できる強力な権利ですので、その内容は明確にする必要があります。一方、技術の説明には、従来の技術との比較や、目的や作用・効果を十分に記載する必要があります。さらには応用例なども記載することが望ましいので、一体、特許権の「範囲」はどこまでなのか、明確ではなくなってしまうことがあります。

特許権の技術的な範囲は、目的や効果ではなく、その「構成」であります。その構成のみを純粋に記載したものが特許請求の範囲です。つまり、特許は、その目的や効果を独占できるのではなく、それを用いた構成(手段)について独占権が与えられるのです。

そして、その権利範囲(構成)は、様々な側面があるので、各構成ごとに記載する必要があります。その一つ一つを請求項と呼びます。つまり、1個以上の請求項が集まって特許請求の範囲という書面が形成されます。


例えば新しい無線通信システムを考えた場合は、

  •  請求項1:送信機
  •  請求項2:受信機

のように、2個の「構成」が考えられます。

もちろん、その発明に1個の構成のみが含まれる場合もありますが、一般には複数の構成を含む場合の方が多いです。


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Q4 製品発表した後に、特許出願をすることはできますか

A4 原則として、その発明に係る商品を発表した場合には、新しさ(いわゆる「新規性」)がなくなってしまうので、原則として特許を取ることはできません。

ただし、一定の要件を満たす場合(試験、刊行物発表、博覧会展示、WEBで公開等)は、例外が認められており、その発表によって新規性を失わなかったものとして扱われる場合もあります。

しかし、この例外規定は、自分に関してのみ例外であって、他人が同様の特許出願をしてしまう可能性もあるので、最初から例外規定に頼るのは、あまりおすすめはできません。

さらに、この例外規定は、日本独自のものですので、ヨーロッパ等には適用されず、後でヨーロッパで特許を取得しようともできないことも想定されます。

出来れば、この例外の規定に頼るのではなく、原則として、製品の発表前に特許出願をしておくことを強くおすすめいたします。


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Q5 特許出願をした後に、種々の修正や追加はできますか

開発中は技術が固定されておらず、開発の進み具合によって内容が種々変わってくる可能性があります。一方、開発が終了した場合、製品発表をすぐに行ってしまい、特許出願が間に合わない場合もしばしばあります。そこで、できれば最初は大雑把なところで特許出願をしておき、開発が進み次第、細かい技術を書類に追加していければ便利です。そのようなことはできないでしょうか?

A5 残念ながら、原則として、特許出願後に新しい技術内容を追加することはできません。

しかし、いわゆる国内優先権制度という制度があり、特許出願後1年以内に実施例や他の発明携帯を追加した新しい特許出願を行うことができます。この場合、元の古い内容は、元の特許出願時にしたものと見なされるので、時期的な不利益はありません。

ただし、この制度は1年以内に限られます。1年以上経過した場合には、別の特許出願を個別にする行う必要があります。


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Q6 新規性とは何ですか

A6 その発明に特許が認められるための要件の一つであり、その発明が、特許出願時に新しいこと、具体的には、他人にまだ知られていないことを言います。例えば、特許出願前に、新聞・雑誌にその発明が記載されていれば、新規性がないので、特許にはなりません。

この判断は、特許請求の範囲の中の請求項ごとに行われます。

例えば、
請求項に、

  1. 定期券のケースが設けられた
  2. 携帯電話の発明

が記載され、定期券と携帯電話を同時に持つことができ、定期券の紛失の恐れが無くなる便利な発明が記載されている場合を考えます。

しかし、特許出願前に発行された新聞に、「定期券ケースが設けられた携帯電話」の写真が記載されている場合、原則として「新規性」がないことになり、特許を取ることができなくなります。ただし、写真が不鮮明であったり、それが定期券ケースなのかどうか不明な場合は新規性があります。

記載されているかどうかは、このようにその「構成」を比較することによって行われます。


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Q7 進歩性とは何ですか

A7 進歩性は、特許を取るためにその発明に要求される特許要件の一つであり、特許出願時に知られている技術から容易にすることができないという要件です。つまり、特許出願時の技術水準から容易に思いつくものは、たとえ新規性(A7参照)があっても、特許にはなりません。

例えば、Q6と同様に
請求項に、

  1. 定期券のケースが設けられた
  2. 携帯電話の発明
  3. が記載され、定期券と携帯電話を同時に持つことができ、定期券の紛失の恐れが無くなる便利な発明が記載されている場合を考えます。

特許出願前に発行された新聞に、ポータブル機器に取り付け可能な「定期券ケース」の記事があり、かつ、ポータブル機器には各種無線通信機器が含まれると記載されていれば、一般に、上記(A)定期券のケースが設けられた(B)携帯電話の発明は特許を取ることが困難です。

上記新聞には(A)定期券のケースが設けられた(B)携帯電話の発明の記載は直接的にはありませんが、無線通信機器には携帯電話が含まれるのは自明な周知事項ですので、普通の技術者であれば、この新聞の記載から「(A)定期券のケースが設けられた(B)携帯電話の発明」をすることは容易だからです。

このように、進歩性の判断もその「構成」を比較することによって行われます。


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Q8 米国特許出願における新規性喪失の例外について、法改正前後の違いは何ですか

A8  米国法改正に関連して、最もお問い合わせの多いのが、米国における新規性喪失の例外(グレースピリオド)に関するお問い合わせです。
 そこで、下記にわかりやすい図を掲載いたしましたので、ご参照ください。
米国新規性喪失の例外.jpg
 このように、米国法改正後は、日本人にとって有利な取扱いとなっておりますので、
展示会等に発表した後でも、米国出願を検討する価値がございます。
 また、発表者自身が発表・公開したという行為であれば広く適用される点についても、ぜひご注目ください。


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Q9.発表した発明と出願する発明の内容が少々異なる場合、新規性喪失の例外の適用を主張しても良いのでしょうか

特許出願にかかる発明を出願前に研究発表会で発表したので、いわゆる新規性喪失の例外の適用を主張して特許出願をしようと考えております。ところが、実際に発表した発明Aと、特許出願しようとする発明Bとが、少々異なったものとなってしまいました。これは、研究発表してから、種々の人からアドバイスを受け、発明の方向を少々修正することにしたものであります。
 この場合、発明の内容が少々変わってきているため、新規性喪失の例外の適用の主張は辞めた方が良いのではないかと考えました。このような場合、新規性喪失の例外の適用の主張はした方が良いのでしょうか。それとも、かえってやぶへびなのでしない方がよろしいのでしょうか。ご教授ください。


A9.のような質問をしばしば受けます。結論から申し上げれば、いずれにしても新規性喪失の例外の適用を主張しておくことを強くお勧め致します。

 出願にかかる発明Bと、研究発表した発明Aとが、同じであるかどうかを判断するのは一般に非常に難しいことになります。もし、両者が同じ発明であった場合には、もちろん新規性喪失の例外の適用を主張するべきであり、主張しなければその研究発表を理由として特許出願が拒絶されてしまう可能性があります。

 一方、研究発表した発明Aと、出願した発明Bとが、同じ発明ではなかった場合でも、それは、審査の段階において単に無視されるだけであり、新規性喪失の例外の適用を主張しても何ら不利益になることはありません。

 さらに、研究発表にかかる発明Aと、出願にかかる発明Bとが非常に近い場合には、研究発表にかかる発明Aと他の特許出願などを組み合わせて、特許発明Bを進歩性がないとする拒絶が示されるかもしれません。

 すなわち、一般に新規性喪失の例外と述べておりますが、実は正確に言えば、新規性及び進歩性喪失の例外、であります。したがって、研究発表における発明Aが出願にかかる発明Bと多少なりとも関連性がある場合には、出願にかかる発明Bの進歩性を否定する証拠として使われないためにも、研究発表にかかる発明Aについて新規性(進歩性)喪失の例外の適用を主張しておくことが極めて安全であります。

 したがって、多少なりとも関連性があると認められる場合においても、進歩性を否定する材料とすることを極力防止するために、なるべく新規性(進歩性)喪失の例外の適用をしておくことを弊所では強くお勧めしております。

 以上述べましたように、研究発表にかかる発明Aと、出願にかかる発明Bとが同じであるか否かにかかわらず、多少なりとも関連性があるとお考えの場合には新規性喪失の例外の適用を主張しておくことをお勧め致します。

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Q10 雑誌記事と出願内容が少々異なる場合、新規性喪失の例外の適用を主張するべきでしょうか

 ある発明について研究発表を行い、それが技術雑誌に記事として掲載されることになりました。その後、この同様の発明について特許出願をすることになりましたが、雑誌の方が先に出てしまうことになりました。そこで、この雑誌に載った研究論文に基づく新規性喪失の例外の適用を主張して特許出願を行いました。その後、この新規性喪失の例外の証拠書類としてその雑誌を提出しようと考え、雑誌の内容を吟味したところ、実は編集者のミスで、そこに記載されている発明は私が特許出願をしようとした発明とは、かなり方向性が異なってしまうことが判明しました。
 そこで、一度主張してしまった新規性喪失の例外の適用は取り下げた方がよろしいのでしょうか。または、証拠書類の提出を取りやめてしまった方がよろしいのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。


A10. 雑誌に記載された発明Aと、新規性喪失の例外の適用を主張をしてなされた特許出願の発明Bと、が本当に全く異なる発明となってしまった場合には、証拠書類の提出を行わないとするのが妥当な対応かもしれません。このように証拠書類の提出を懈怠したとしても、特に審査官に対して心証が悪くなるということもないと考えられます。もし心配であれば、証拠書類を提出しなかったことについて上申書などを出すという手もございます。

 ただし、雑誌に掲載された発明Aが、特許出願にかかる発明Bと、何らかの関連性を有する発明であった場合には、その雑誌を証拠書類として提出しておくことをお勧めいたします。このように提出しておくことにより、その雑誌に記載された発明Aによって、特許出願にかかる発明Bが進歩性がないとして拒絶されることを予め防止することができるからであります。

 すなわち、新規性喪失の例外、と呼んではおりますが、実はより正確に言えば、新規性及び進歩性喪失の例外、というものであります。そのため、雑誌に掲載された発明Aと他の発明とを組み合わせ、特許出願にかかる発明Bの進歩性を否定される琴を防止するために、新規性(進歩性)喪失の例外の適用を主張しておくことが有効であり、かつ、好ましいと考えます。

 また、このような新規性喪失の例外の適用を主張し、証拠書類を提出した場合に、仮にその雑誌に記載された発明Aが、特許出願にかかる発明Bと全く異なる発明であるとした場合には、審査において単に無視されるだけであり、出願人及び発明者の方に不利益は全くありません。一方、雑誌に掲載された発明Aが、出願にかかる発明Bと同一か、または何らかの関連性がある場合には、その雑誌は新規性や進歩性を否定する材料から外されますので、出願人や発明者にとって非常に有利な結果をもたらします。

 このように、雑誌に掲載された発明Aの内容如何にかかわらず、出願人や発明者に非常にメリットが大きく、かつ、不利益は全くないため、判断が難しい場合には、念のため新規性喪失の例外の適用を主張し、なおかつ証拠書類も提出しておくことが極めて望ましいと考えます。

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Q11.特許の審査において、審査官と面接をしたいのですが、どのようにするべきでしょうか。そして、どのような点に留意すべきでしょうか。

A11. 特許等の審査において、審査官と面接をしたいという方は多いです。しかし、ただ漫然と面接をしてもあまり意味がありません。面接については、下記の点について留意するべきです。

 (1)面接の目的や趣旨を明確にする。
 面接をなぜ行いたいのか、その目的や趣旨を予め審査官に明確にしておくことは面接を円滑に進める上で意味のあることです。例えば、
 ・実験データを示したい。実験データに基づき、引用文献に記載されている発明が、本発明と異なる点を説明したい。
 ・補正案を示して、審査官の意見や感想を聞きたい。
 ・本発明や、引用文献に関して誤解がある場合、所定の種々の参考資料を用いて誤解を解きたい。
 等が挙げられます。
 特に、補正案を予め示して、審査官の感想や意見を聞くことは審査官の考えを理解する上で非常に有用ですので、なるべく補正案は持参することが好ましいです。
 また、種々の参考資料がある場合、意見書等に単純に参考資料を添付するよりも、口頭で説明する方が審査に資する場合も多いと考えられます。実験データも同様です。
 以上のような、面接の目的を明確にすれば、審査官との話し合いも円滑に進めることができるでしょう。

 (2)補正案や、参考資料をなるべく提供する。
 単に口頭で話すだけでも良いのですが、上でも述べましたように、できるだけ、補正案や参考資料等を提示することを検討しましょう。それらに対する説明を行い、審査官の意見や感想を聞くことによって、より好ましい意見書や補正書を作成することが可能になります。

 (3)参加者を予め審査官に伝えて、面接の予約をする。
 面接の場所等の確保の便宜のため、予め参加者(人数)を審査官にFAX等で連絡します。多くの場合、この連絡は特許事務所が行います。

 (4)当日
 特許庁に到着したら、受付で予約している旨氏名を述べて入館証をもらい、入館証をゲートのタッチパネルにタッチして入館します。
 なお、予め審査官との面接の場所(特許庁のXX階の 第YY審査部~等)を確認しておきます。所定のXX階に行った後、館内電話で審査官に来庁した旨を伝え、後は審査官の指示に従います。
 面接終了後、入館証を、入り口のゲートにそのままドロップして、退出します。

 (5)その他
 面接は、審判中でも行うことができます。審判の場合、面接場所は、特許庁以外の別の建物となる場合もあります。

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Q12 特許出願における分割出願とは、どのような目的で行う出願でしょうか。

A12 分割出願とは、1個の特許出願に2種以上の発明が含まれている場合に、その一部を抜き出して、別途、新たな出願とするものであります。この新たな出願を分割出願と言います。また、分割される元の出願は、しばしば親出願と呼ばれます。
 第1に、分割出願は、審査官から、特許出願中に複数種類の発明が含まれており、発明の単一性を満たさないと指摘された場合に利用価値があります。その複数種類の発明のうち、いずれか1種のみを親出願に残し、他の発明について分割出願を行うことができます。
 第2に、特許査定後、出願中の発明の詳細な説明のみに記載されているが、請求項には記載されていない内容について特許を取得したい場合に利用価値があります。請求項には記載していなかったけれど、後日、やはり特許にしたいという発明が出てきた場合、その発明を新たに請求項とする分割出願をすることができます。
 このように、 1個の特許出願に2種以上の発明が含まれている場合とは、請求項に記載されていた発明に限られず、原則としては、発明の詳細な説明や図面に記載されている発明も含むものです。詳しくはQ13をご参照ください。
 なお、分割出願(子出願)を元の出願として、さらに分割出願(孫出願)を行うことができます。

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Q13 分割出願は、(1)いつ、(2)どのような発明に対して行うことができますか。

A13 (1)いつ、分割出願をすることができるか。(特許法第44条、17条の2等)
 (a)出願してから、最初の拒絶理由通知がくるまでいつでもできます。
 (b)最初の拒絶理由通知が来てから後は、それぞれの拒絶理由通知で指定された期間内にすることができます。
 (c)特許査定から30日以内にできます。ただし、審判関係(審決等)は除きます。
 (d)拒絶査定から3ヶ月以内にできます。
 (e)拒絶査定不服審判請求する時と同時にすることができます。

(2)どの発明に対して分割出願することができるか。
 (i)上記(a)(b)(e)の場合は、その特許出願時に明細書又は図面に記載されている発明について、分割出願できます。特許出願した後で削除した発明でも、分割出願することができます。例えば、審査官が発明の単一性を満たさないと認定した場合に、単一の発明のみ残して、他の発明を削除した場合でも、その削除した発明について、分割出願することができます。
 (ii)上記(c)(d)の場合は、その特許出願時に明細書又は図面に記載されている発明であることに加えて、分割直前の明細書又は図面に記載されている発明に限ります。

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